Італійський Jacob Cohen переміг Антона Шухніна: суд визнав його торгову марку недійсною в Україні

Печерський районний суд Києва задовольнив позов італійської компанії Jacob Cohen Company S.P.A. проти Антона Шухніна, литовської UAB “Domino grupe” та Українського національного офісу інтелектуальної власності (УКРНОІВІ). Спірна торгова марка Шухніна, зареєстрована в Україні, визнана недійсною через схожість із брендом Jacob Cohen.

У травні 2018 року італійці подали позов про визнання недійсним свідоцтва України № 199402 від 25 травня 2015 року, виданого на ім’я Шухніна за заявкою від 26 липня 2012 року. Марка охоплювала товари 16-го класу (папір, канцелярія), 25-го класу (одяг, взуття, головні убори) та послуги 35-го класу (реклама, роздрібна торгівля одягом і взуттям) за МКТП.

Позивач доводився: спірна марка настільки схожа на їхні міжнародні реєстрації № 844885А (від 13.08.2004) та № 4 (від 21.12.2007), що вводить споживачів в оману щодо виробника. Обидва знаки позивача стосуються одягу, взуття та головних уборів — тобто 25-го класу.

Шухнін і UAB “Domino grupe” (співвласник з 2018 року) заперечували: марка активно використовується, набула розпізнаваності, а права отримані раніше за італійців. Посилалися на рішення Солом’янського райсуду від 23 червня 2016 року, що розширило свідоцтво на 25-й і 35-й класи.

Судовий процес тривав майже 5 років. У 2018 році суд заборонив відповідачам вносити зміни до реєстру чи передавати права на марку. Дві державні експертизи не завершилися через невідповідність запитів і неоплату Шухніним.

Суд врахував дві приватні експертизи:

• № 1214 від 03.08.2018 (експерт О.Ф. Дорошенко) — підтвердила схожість для 25-го класу та частини послуг 35-го, а також ризик введення в оману щодо виробника.

• № 149 від 28.08.2019 (експерт Б.В. Жила) — частково підтвердила схожість, але заперечила оману. Суд визнав її менш достовірною через суперечливість.

Суддя Роман Козлов встановив: марки Jacob Cohen мають пріоритет (2004 і 2007 роки проти 2012), а схожість створює ризик плутанини. Згідно зі ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», такі позначення не підлягають реєстрації.

Свідоцтво Шухніна визнано недійсним повністю.

Рішення — серйозний удар по бізнесу Антона Шухніна, який використовував спірну марку в мережі Domino. Діяльність із порушення прав інтелектуальної власності потребує перевірки ДПС, БЕБ та СБУ.